미국 특허법 제112조(a) 실시가능요건과 발명기재요건의 경계와 조화

초록

특허권을 받는 조건으로 발명의 내용을 공개해야 하는 특허제도의 ‘개시요건’은 미국특허법 제112조(a)에서 ‘실시가능요건(enablement)’과 ‘발명기재요건(written description)’ 이라는 두 개의 독립된 별개의 요건으로 규정되어 있다. 우리나라의 경우, ‘실시가능요건’ 에 상응하는 규정은 특허법 제42조 제3항에, ‘발명기재요건’에 상응하는 규정은 동조 제4항 제1호에서 찾을 수 있다. 생명과학 분야에서 상위개념(genus)을 기능이나 결과 형식으로 청구하는 발명의 경우, 우리 법원과 미국 법원 모두 더 많은 내용을 공개할 것을요구하고 있고, 이는 ‘실시가능요건(enablement)’과 ‘발명기재요건(written description)’의충족과 불충족 결정을 통해 실행되고 있다. 본 연구에서는 미국과 우리나라의 주요 관련판례와 우리나라의 특허청 『특허·실용신안 심사기준』등을 분석하여 이 두 요건을 어떻게 구분하고 해석하는지, 발명의 공개 범위를 어떻게 정하는지, 그리고 출원 당시 예측할수 없었던 후발의 기술 (after-arising technology)을 상세한 설명에 어떻게 담아내야 하는지의 문제들을 다루어 보고자 한다. 2023년 미국 연방대법원이 만장일치로 내린 Amgen v. Sanofi 판결에서는 상세한 설명이 청구항의 전체 범위 (‘full scope’)를 실시할 수 있게 해야 ‘실시가능요건’을 충족할수 있다고 했다. 상세한 설명에 아미노산 서열을 공개한 26개의 항체만으로는 부족하고, 그 외에 해당 특허권리범위에 포함될 수 있는 수백만 개의 항체 중 몇 개까지 공개해야충족 수준이 되는지를 연방대법원은 숫자나 범위를 제시하지 않았다. 하지만, 항체의 공통적인 구조 등의 특징을 명세서에 공개해서 통상의 기술자가 명세서 내용을 학습하여과도한 수준이 아닌 합리적인 수준의 실험만으로도 수백만 개의 항체를 만들어 낼 수 있다면 ‘실시가능요건’이 충족될 수 있다는 가능성을 열어 두었다. 연방항소법원(CAFC)은전원합의체 판결인 Ariad v. Eli Lilly를 통해 ‘발명기재요건’은 개시에 의해 보이는 ‘소유(possession) 테스트’라고 하여 발명자가 청구 대상을 실제로 발명했음을 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있도록 명세서 내용을 통해 보여줘야 한다는 어려운 해석을 내놓았다. 연방항소법원의 In re Entresto 판결에서는 우선 일 이후 예측할 수 없었던 후발의 기술(after-arising technology) 발명이 우선일 당시의 상세한 설명에 개시될 수 없었으므로 ‘실시가능요건’과 ‘발명기재요건’에서는 후발 발명은 고려되지 않는다고 하여 다행히 두 요건의 불일치를 그나마 해소해 주었다. 우리나라의 대법원 2004후1120 판결에서도 생명공학 분야에서 상위개념으로 청구범위를 확보하려면 많은 하위개념을 개시해야 하고, 개시하지 못하는 나머지 하위개념에 대해서는 공통적인 특징을 상세하게 설명해야 한다는 미국 판례와 상응하는 기준을 제시했다. ‘실시가능요건(enablement)’과 ‘발명기재요건(written description)’의 불명확성은 특허제도에 추가적인 거절과 무효사유를 더하여 공공이 특허출원으로부터 더 멀어지는 요소가될 수 있으나, 최근 들어 연구개발과정에서 활발하게 활용되고 있는 인공지능 기술의 조력은 개시요건에 새로운 가능성을 열어 놓고 있다. 예를 들어 인공지능 도구를 사용하여실시 가능하고 발명 기재 가능한 하위개념들(species)을 찾아내어, 구조를 특정하고, 효력을 입증하는 과정을 신속하게 해 낼 수 있다면 판례에서 요구하는 ‘더 많은 내용의 공개’ 를 맞출 수 있을 것이다.

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